¿Qué ocurrirá con las marcas de cannabis tras la legalización federal? Esta pregunta surge con regularidad, pero lamentablemente carece de una respuesta clara (o incluso de una respuesta poco clara). Por un lado, al dejar de ser ilegal el cannabis a nivel federal, la USPTO podrá registrar marcas de productos derivados del cannabis. Pero más allá de eso, no hay nada claro.
¿De qué sirve?
La piedra angular del derecho de marcas en Estados Unidos es el uso en el comercio. Una marca no puede registrarse si no se utiliza en el comercio. En caso de litigio entre dos partes que utilicen la misma marca, ganará el usuario anterior, aunque el usuario posterior haya registrado la marca primero.
Sin embargo, el uso en el comercio debe ser legal. Esto significa que el uso de marcas comerciales en relación con productos de cannabis no constituye uso en el comercio a efectos del registro federal de marcas comerciales en este momento. Pero el día en que la legalización federal entre en vigor , dicho uso constituirá uso en el comercio según la ley federal de marcas.
Como puedes ver, el Día de la Legalización será la primera fecha de uso comercial para muchas marcas de cannabis. Para la mayoría de las marcas, esto no será un problema: de hecho, que el Día de la Legalización figure en sus certificados de marca parece algo muy positivo.
Pero, ¿qué ocurre si una marca está siendo utilizada por dos marcas diferentes? ¿Puede la marca que utilizó la marca en primer lugar reivindicar un derecho anterior?
El uso en el comercio antes de la legalización federal puede no contar
La respuesta honesta a esta última pregunta es, frustrantemente, no lo sabemos. Sin embargo, un precedente muy relevante sugiere que los usuarios anteriores pueden no tener un reclamo más fuerte. Al examinar las solicitudes de marcas de cáñamo, la USPTO establece una distinción entre el uso en el comercio antes de la promulgación de la Ley Agrícola de 2018 y el uso en el comercio después de que la ley se convirtiera en ley. El hecho de que el cáñamo sea ahora legal no "legaliza" las actividades relacionadas con el cáñamo anteriores a la Farm Bill.
Si se aplica la misma lógica, el reloj del uso en el comercio empezará a correr en el momento en que comience la legalización federal, y ni un segundo antes. Esto podría dar lugar a situaciones en las que la fecha de primer uso sea exactamente la misma para marcas idénticas o similares.
Es posible que la USPTO prevea estas cuestiones y formule orientaciones. Sin embargo, dada la naturaleza del problema, puede que a la USPTO no le sea posible encontrar una solución global. Fijarse en qué solicitante utilizó primero la marca (aunque no fuera legal hacerlo en ese momento) ofrecería un enfoque práctico, pero tiene inconvenientes desde el punto de vista de la política pública: si una actividad que era ilegal en ese momento confiere beneficios a quienes la llevaron a cabo, puede incentivar la ilegalidad actual y futura.
¿Ayudarán los registros de marcas de productos no cannábicos tras la legalización federal?
Los derechos de marca están estrechamente vinculados a productos y servicios específicos. Una idea errónea muy extendida es que las marcas son "propietarias" de las marcas, pero eso no es del todo correcto, y menos en la medida en que sugiere que una marca tiene derechos exclusivos sobre una palabra, frase o logotipo concretos, independientemente de cómo se utilicen.
Durante un reciente viaje a Nueva York, disfruté de un espectacular bagel en Zucker 's Bagel and Smoked Fish. Si a mi regreso a Seattle decidiera abrir una tienda de bagels llamada Zucker's, estaría infringiendo los derechos federales de marca de Zucker (o más exactamente los de BCN Provisions, LLC, el registrante de la marca). Pero si abriera una tienda de muebles llamada Zucker's, es casi seguro que eso no constituiría una infracción de la marca de Zucker.
Del mismo modo, si una marca de cannabis registra una marca para su ropa, la protección de su marca no se extenderá a otros productos. De ello se deduce que el registro de una marca de cannabis para productos que no sean de cannabis no le dará necesariamente ventaja cuando la USPTO abra su ventanilla de servicio para solicitudes de marcas que describan productos de cannabis.
Dicho esto, la USPTO podría acabar considerando registros para otros productos si se encuentra ante dos solicitudes competidoras para la misma marca. Si lo hace, también podría considerar la relación entre el cannabis y esos otros productos. También existen precedentes judiciales que podrían dar lugar a resultados similares (o podrían sentarse nuevos precedentes).
Imaginemos una situación en la que dos marcas utilizan la misma marca. Una registra la marca para bolsas y gorras de béisbol, mientras que la otra registra la misma marca para prerolls de cáñamo. No estamos diciendo que esto vaya a ocurrir, pero ¿no tendría sentido que la USPTO o un tribunal dieran más peso al segundo registro? Al final, sin embargo, tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla todo esto.
La legalización federal del cannabis podría no hacer desaparecer todos los problemas de las marcas registradas
En la práctica, las marcas de cannabis se enfrentan a dos grandes obstáculos a la hora de registrar sus marcas. Uno es la Ley de Sustancias Controladas (CSA), según la cual el cannabis cuyo contenido de THC supere el 0,3% está prohibido (y categorizado como marihuana). La segunda es la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FDCA), en virtud de la cual determinados productos derivados del cannabis son ilegales por motivos de seguridad. Si la legalización abarca sólo el levantamiento de la prohibición de la CSA, las marcas de cannabis seguirán sin poder registrar marcas que describan productos que son ilegales según la FDCA, como los alimentos y bebidas de cáñamo CBD.
¿Qué hacer?
Dada la incertidumbre inherente a lo que sucederá tras la legalización federal, no existe una fórmula infalible para garantizar las marcas con antelación. Sin embargo, seguir ciertos principios básicos de registro de marcas no puede perjudicar a las marcas de cannabis y, de hecho, podría acabar proporcionándoles una ventaja importante. A la hora de tomar decisiones de marca, las marcas no deben asumir que el uso en el comercio previo a la legalización no contará para nada (aunque ese pudiera ser el caso). En la práctica, deben asegurarse de documentar el uso comercial.
Las marcas también deberían considerar la posibilidad de ampliar el alcance de la protección de sus marcas mediante el registro de productos auxiliares, como productos comerciales, artículos para fumadores y talleres de formación. Este uso legal en el comercio podría acabar siendo un factor importante en el tratamiento futuro de las cuestiones relativas a las marcas de cannabis. Las marcas también deberían participar en algunos juegos de guerra en relación con los posibles enfoques de la USPTO y los tribunales. Por ejemplo, en la medida en que se conceda importancia a los registros de productos no relacionados con el cannabis, puede entrar en juego la relación de estos productos con el cannabis. Las marcas no deben descuidar estas consideraciones a la hora de elaborar sus planes de negocio.
