En un caso que hemos estado siguiendo de cerca, un juez del Tribunal de Distrito de California denegó recientemente una moción de la empresa de cannabis Capna Intellectual. La moción pretendía desestimar la demanda del gigante del tabaco ITG Brands por dilución de su marca "KOOL". La marca de ITG utiliza "KOOL OOs", mientras que la de Capna utiliza "BLOOM OOs".
A modo de recordatorio, en diciembre de 2020, ITG había enviado a Capna una carta de cese y desistimiento que "se limitaba expresamente al uso [por parte de Capna] de las "OO" entrelazadas, que son fundamentales para las marcas KOOL, y no se dirigía al uso [por parte de Capna] de la marca BLOOM per se". En otras palabras, ITG cuestionó el hecho de que ambas marcas tuvieran las OO entrelazadas. Capna no aceptó, por lo que ITG interpuso una demanda en enero de 2021. Un par de meses después, Capna solicitó que se desestimara la tercera demanda de ITG por dilución de la marca.
Para respaldar - la dilución de marcas se refiere a "la disminución del valor de una marca cuando se utiliza para identificar productos diferentes". Para prevalecer en una demanda de dilución de marca, su titular debe demostrar:
- La marca es famosa,
- El demandado hace un uso comercial de una marca en el comercio,
- El uso por parte de la demandada comenzó después de que la marca se hiciera famosa, y
- El uso de la marca por parte del demandado es "susceptible de causar la dilución por difuminación o la dilución por empañamiento de la marca famosa, con independencia de la presencia o ausencia de confusión real o probable, de competencia o de perjuicio económico real". 15 U.S.C. § 1125(c)(1).
En su petición de desestimación, Capna alegó que las KOOL OO de ITG no pueden diluirse porque no son famosas y porque su marca no era suficientemente similar.
El Tribunal no dudó en rechazar el primer argumento de Capna. A efectos de una demanda por dilución, "una marca es famosa si es ampliamente reconocida por el público consumidor general de los Estados Unidos como una designación de procedencia de los productos o servicios del titular de la marca". 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A). Para determinar si una marca es famosa, los tribunales "pueden considerar todos los factores pertinentes", entre los que se incluyen:
- La duración, extensión y alcance geográfico de la publicidad de la marca,
- La cantidad, el volumen y la extensión geográfica de las ventas de los productos o servicios ofrecidos con la marca,
- El grado de reconocimiento real de la marca, y
- Si la marca estaba registrada.
El Tribunal recordó a Capna que plantear dudas de hecho no era suficiente para derrotar a ITG en la fase de alegaciones, y dio deferencia a la declaración de ITG de que las OO de KOOL son famosas.
Al abordar el segundo argumento de Capna de que las KOOL OOs y las BLOOM OOs son patentemente distintas, el Tribunal reiteró:
Si la marca de un demandado crea un riesgo de dilución es una cuestión de hecho". ... La 'dilución por difuminación' es la asociación derivada de la similitud entre una marca ... y una marca renombrada que menoscaba el carácter distintivo de la marca renombrada". La 'dilución por empañamiento' es la asociación derivada de la similitud entre una marca [...] y una marca de renombre que perjudica la reputación de la marca de renombre.
Capna argumentó que las palabras KOOL y BLOOM son palabras totalmente diferentes, y que ITGB utiliza envases verdes y azules mientras que Capna utiliza envases rojos. El Tribunal admitió que Capna planteaba un argumento interesante: que ITG estaba confundiendo erróneamente las "OO" y las "OO KOOL" para apoyar su argumento de que el uso por Capna de las "OO" constituía una dilución de la marca. El Tribunal admitió que "puede resultar que las marcas KOOL sean famosas mientras que las OO KOOL no lo sean". Sin embargo, el Tribunal discrepó en última instancia:
Aunque KOOL y BLOOM son obviamente palabras diferentes, e ITGB puede utilizar envases verdes y azules mientras que Capna utiliza envases rojos, estos elementos no constituyen la única base de la reclamación de ITGB. Más bien, ITGB se opone al uso por Capna de OO entrelazadas dentro y junto al nombre BLOOM, y a la similitud de las OO de BLOOM y KOOL cuando se utilizan en relación con productos afines. Dado que tanto ITGB como Capna venden productos para fumar, es plausible que los consumidores puedan creer erróneamente que los cigarrillos KOOL y los productos de cannabis BLOOM proceden de la misma fuente, basándose en el uso compartido de OO entrelazadas casi idénticas en el centro de los respectivos logotipos de cada marca. Una familia de marcas es un grupo de marcas que tienen una característica común reconocible, en el que las marcas están compuestas y son utilizadas de tal manera que el público asocia ... la característica común de la familia, con el titular de la marca". Así pues, ITGB alega adecuadamente una similitud entre las marcas KOOL y la marca BLOOM que es suficiente para mantener una demanda por dilución.
Las peticiones de desestimación son difíciles de rechazar, pero este dictamen es un buen recordatorio de que no se es inmune a las demandas por infracción y dilución de marcas por el mero hecho de que existan ciertas diferencias entre ellas. Asegúrese de consultar con abogados expertos en marcas para evitar demandas como ésta.
