El último caso de infracción de marca en el que se ha visto implicada una empresa de cannabis ilustra muy bien un concepto de marca que puede ser difícil de transmitir a los clientes, a saber, el concepto de "riesgo de confusión" cuando dos marcas no son idénticas, ni siquiera muy parecidas.
Según las noticias, "la marca de cigarrillos mentolados Kool, propietaria de ITG, ha demandado a una empresa californiana de cannabis, Capna Intellectual (con el nombre comercial de Bloom Brands), acusándola de infringir su logotipo". A continuación se muestran los dos logotipos, a modo de comparación:
La marca KOOL se registró como marca federal estadounidense en 1949 y se ha hecho muy conocida entre los consumidores, y en particular entre los fumadores/consumidores de tabaco. Las marcas registradas desde hace mucho tiempo y que han adquirido notoriedad en los hogares suelen gozar de mayor protección que las marcas más recientes y menos conocidas.
Al comparar las dos marcas de diseño -KOOL y BLOOM- estoy seguro de que muchas personas se preguntan cómo podrían considerarse estas marcas lo suficientemente similares como para presentar una demanda por infracción de marca. Aunque la investigación sobre la similitud de dos marcas es muy subjetiva, es posible que dos marcas compuestas por palabras diferentes puedan considerarse confundibles si la "impresión comercial global" creada por las marcas es demasiado similar. En este caso, una parte fundamental del argumento de ITG es que el diseño de la "O" entrelazada es lo suficientemente icónico y distintivo como para que se le conceda una amplia protección, y que una marca que incorpore este diseño en productos de cannabis fumables podría inducir a los consumidores a creer que las marcas están afiliadas o proceden de la misma fuente.
A menudo oigo decir a mis clientes que han realizado una búsqueda de la marca que desean registrar y que, al no haber registros existentes para exactamente la misma marca, suponen que no tienen problemas. Simplemente no es así, y por eso siempre recomiendo realizar una búsqueda exhaustiva de registros de marcas antes de adoptar una nueva marca. Y es importante recordar que la determinación del riesgo de confusión se basa en una serie de factores, conocidos como los factores du Pont :
- La similitud o disimilitud de las marcas en su totalidad en cuanto a apariencia, sonido, connotación e impresión comercial;
- La relación entre los productos o servicios descritos en la solicitud y el/los registro(s);
- La similitud o disimilitud de los canales comerciales establecidos y con probabilidades de continuidad;
- Las condiciones en las que se realizan las ventas y los compradores a los que se realizan, es decir, "impulso" frente a compra cuidadosa y sofisticada;
- El número y la naturaleza de las marcas similares utilizadas en productos similares; y
- La existencia de un acuerdo de consentimiento válido entre el solicitante y el titular de la marca previamente registrada.
A la hora de adoptar una marca para su empresa, estos son los factores que debe tener en cuenta para determinar la viabilidad de su solicitud de marca a la luz de los registros existentes de marcas similares. Estos factores también son útiles para evaluar la solidez de las alegaciones de ITG contra el titular de la marca BLOOM estilizada. Ciertamente se puede argumentar que estas dos marcas tienen una apariencia bastante similar por la incorporación de las "O" entrelazadas, y que esto conduce a una impresión comercial general similar. Además, podría decirse que los productos en cuestión (productos de cannabis frente a productos de tabaco) están relacionados en cierta medida, ya que se ha hablado mucho de grandes empresas tabaqueras que desean entrar en la industria del cannabis.
Otra lección para las empresas del sector del cannabis que se puede extraer de este caso concreto es que, a la hora de desarrollar su marca, deben evitar a toda costa elegir una marca similar a la de una empresa tabaquera. Actualmente tengo un cliente que recibió una carta de cese y desistimiento de una gran tabacalera, y en prácticamente todos los casos, las tabacaleras van a tener bolsillos más profundos que las empresas de cannabis para librar este tipo de batallas.
