Con el rápido crecimiento de la economía Web3, que está sacudiendo todos los ámbitos jurídicos, no es de extrañar que el registro de marcas Web3 plantee cuestiones novedosas. Por supuesto, las empresas Web3 deben tener en cuenta estas cuestiones a la hora de elaborar estrategias de marca, pero al mismo tiempo no deben descuidar los aspectos básicos de las marcas.
Similitud con otras marcas
El artículo 2(d) de la Ley Lanham prohíbe el registro de una marca "que se parezca de tal modo a una marca [registrada]... que, al utilizarse sobre o en relación con los productos del solicitante, pueda inducir a confusión, error o engaño". Tal vez la razón más importante para otorgar protección jurídica a las marcas en primer lugar sea dar al consumidor la seguridad de que un determinado producto o servicio pertenece a un titular identificado. Esto es válido para todas las marcas, ya sean marcas Web3 o marcas de café.
Cuando uno entra en una tienda Starbucks, quiere saber que está entrando en un establecimiento relacionado con Starbucks Corporation, no en una imitación creada por un tipo en Venezuela. Dada esta preocupación, obviamente no es posible que nadie que no sea Starbucks Corporation registre marcas de Starbucks, o marcas que se les parezcan mucho.
Dicho esto, la Ley Lanham aclara que lo que le preocupa es la confusión, el error o el engaño causados por una marca cuando se utiliza en o en relación con los productos de un solicitante. En consecuencia, al abordar el riesgo de confusión, la USPTO no sólo examina la similitud entre las marcas, sino también la relación entre los productos y servicios descritos. En consecuencia, puede que no exista riesgo de confusión entre dos marcas idénticas si los productos que describen no están relacionados.
Consideremos el registro de la marca Ethereum en varias clases (incluidas las bebidas alcohólicas y los artículos para fumadores) por un nacional ucraniano. La USPTO no encontró riesgo de confusión con las marcas Ethereum registradas por la Fundación Ethereum. Por otra parte, el derecho anterior del ucraniano fue citado por la USPTO cuando denegó una solicitud de registro de la marca Ethereum Wines.
A medida que empresas como Walmart y Coca-Cola se adentren en la Web3, la cuestión del parentesco será más complicada. Hace un par de años, un examinador de la USPTO podría haber determinado fácilmente que no hay relación entre las grandes superficies y los refrescos, por un lado, y productos como las NFT y las criptomonedas, por otro, pero ahora la cuestión es más complicada.
Las marcas Web3 deben ser distintivas
Según el artículo 2(e) de la Ley Lanham, no se registrará una marca si "cuando se utiliza sobre o en relación con los productos del solicitante es meramente descriptiva." Esto es válido para todas las marcas, no sólo para las marcas Web3. Un banco no puede registrar la marca Bank, al igual que una empresa de servicios de criptomoneda no puede registrar la marca Crypto.
Dicho esto, el carácter descriptivo es relativo. De ahí que la Ley Lanham establezca que una marca no puede registrarse si es meramente descriptiva "cuando se utiliza en o en relación con" los productos de un solicitante. El término "bank" no es descriptivo en modo alguno de un coffeeshop, por lo que registrar la marca Bank para describir coffeeshops no debería suponer ningún problema. Del mismo modo, la USPTO no tuvo ningún problema en registrar la marca Bitcoin para bebidas alcohólicas y artículos para fumadores a favor del mismo ciudadano ucraniano que registró Ethereum (браво, друже!).
Uso en el comercio
Antes de que puedan registrarse con arreglo a la legislación estadounidense, las marcas Web3 deben utilizarse en el comercio. Los propietarios de marcas pueden solicitar el registro de su marca antes de que se utilice en el comercio (en lo que se conoce como intención de uso (ITU)), pero el registro no se completará hasta que se establezca el uso a satisfacción de la USPTO. Esto debe hacerse en un plazo de tres años a partir de la aprobación preliminar de la solicitud por parte de la USPTO (lo que en la jerga de la USPTO se conoce como "autorización").
Las empresas deben tener en cuenta los requisitos de uso en el comercio a la hora de diseñar sus estrategias de marca. El calendario de las solicitudes de marca es una variable: no tiene sentido presentar una solicitud de marca si está claro que, pase lo que pase, no se cumplirá el requisito de uso en el comercio durante el periodo pertinente. Otra posibilidad es que las fechas de lanzamiento de los productos se adelanten por motivos relacionados con las marcas.
También es importante tener en cuenta que algunas jurisdicciones no tienen requisitos de uso en el comercio. Por ejemplo, si bien puede ser conveniente esperar antes de presentar una solicitud en EE.UU., una solicitud en la UE puede seguir adelante.
No olvide lo básico al registrar marcas Web3
La conclusión es la siguiente: En la mayoría de los aspectos, las marcas Web3 son como cualquier otra marca. Por supuesto, las empresas de Web3 deben ser conscientes de las cuestiones específicas del sector, pero sin descuidar los aspectos básicos de las marcas.
