De conformidad con la Ley de Modernización de Marcas (TMA), la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) ha establecido procedimientos de expurgo y reexamen para la cancelación de un registro. Estos procedimientos permiten a un tercero solicitar la cancelación de un registro de marca, si la marca nunca se utilizó en el comercio, o si no se utilizó antes de la fecha en la que el solicitante de la marca tenía que demostrar el uso en el comercio.
Los nuevos procedimientos de cancelación y reexamen ofrecen una alternativa a la petición de cancelación con arreglo a 15 U.S.C. § 1064. Por las razones que se describen a continuación, los nuevos procedimientos pueden ser una vía más atractiva en determinadas situaciones.
1. ¿Por qué querría alguien cancelar el registro de marca de otra persona?
Idear buenas marcas no es fácil. Para hacerse una idea del reto, imagine que está creando una nueva empresa que ofrecerá productos o servicios al público. Ahora piense en unos cuantos nombres posibles para su marca. Recuerde que esta marca será de cara al público, así que no se trata sólo de dar nombre a una LLC. A continuación, busque esas marcas en el registro de la USPTO y compruebe cuántas están ya registradas. En el caso de los nombres de la lista que no estén registrados, piense que quizá no lo estén porque son similares a una marca registrada, o porque son descriptivos, o porque alguien tiene derechos de derecho consuetudinario sobre ellos en uno o más estados.
Con todas estas limitaciones, una buena marca es muy valiosa. Obviamente, si alguien utiliza una buena marca antes que nadie, es justo que obtenga los derechos legales correspondientes. Pero ¿qué ocurre si alguien ha registrado la marca pero no la utiliza? ¿Es justo que pueda impedir que otros la utilicen?
El Congreso no piensa lo mismo. En la Ley de Marcas de 1946 (Trademark Act of 1946) proporcionó vías legales para solicitar la cancelación de registros de marcas que no se están utilizando. La TMA proporciona ahora una herramienta adicional que, en principio, debería facilitar las cosas a quienes solicitan la cancelación por falta de uso.
2. ¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento de cancelación de antecedentes penales y el de reexamen?
No mucho. La petición de cancelación se utiliza en aquellos casos en los que la marca nunca se ha utilizado en el comercio. A su vez, una petición de reexamen debe alegar que la marca no estaba en uso en la "fecha relevante" o antes. La fecha relevante es básicamente aquella en la que el solicitante tuvo que aportar pruebas de uso (en el momento de la presentación en el caso de una solicitud basada en el uso real).
Los hechos ayudarán a determinar cuál de las dos opciones es más adecuada.
3. ¿Cuál es el problema de las peticiones de anulación?
Las peticiones de anulación pueden ser largas, complicadas y costosas. Tienen el aspecto de un litigio, en el que las partes están obligadas a realizar numerosas presentaciones durante el procedimiento, respetando determinados plazos. Con los nuevos procedimientos de cancelación y reexamen, una vez que el solicitante presenta la solicitud, el asunto queda totalmente en manos de la USPTO y del titular de la marca.
4. Así que los procedimientos de cancelación de antecedentes penales y de reexamen son el camino a seguir, ¿verdad?
No siempre. En algunos casos, una petición de cancelación puede ser la única opción, como cuando la marca se utilizó una vez en el comercio, pero posteriormente se abandonó. Los procedimientos de cancelación y reexamen sólo se aplican a situaciones en las que la marca nunca se utilizó, o no se utilizaba en la fecha en la que debía demostrarse su uso a la USPTO o antes.
5. Si una marca no estaba en uso, ¿cómo demostró el titular su uso?
En el caso de los productos, probablemente el tipo más común de muestra proporcionada a la USPTO para demostrar el uso sea una foto de un producto que lleve la marca. Sin embargo, el titular de una marca puede disponer de productos físicos antes de que se introduzcan en el comercio.
Imagínese que su cuñado es un gran aficionado a la fabricación casera de cerveza, hasta el punto de que diseña e imprime etiquetas para sus botellas. Si decidiera presentar una solicitud para registrar la marca que ha dado a su cerveza, no tendría ningún problema en adjuntar a su solicitud una foto de una botella con la marca. Pero, ¿significa eso que la marca se utiliza en el comercio? Probablemente no.
Del mismo modo, un solicitante de marca podría hacer una etiqueta con la marca y pegarla en un producto no relacionado, o incluso photoshopear la marca en una imagen de un producto sin marca. En el caso de una entidad con capacidad de fabricación, podría incluso fabricar un único producto a efectos de demostrar el uso.
También es importante recordar que, para registrar una marca en la USPTO, el uso en el comercio debe haber tenido lugar en Estados Unidos. Imaginemos un solicitante que vende productos que llevan la marca en cuestión, pero en un país extranjero. Uno de esos productos podría fabricarse como muestra, pero las ventas en el extranjero no constituyen uso en el comercio a efectos del registro federal.
Para las empresas afectadas negativamente por registros indebidos efectuados por titulares que no utilizan sus marcas en el comercio, los procedimientos de cancelación y reexamen ofrecen una alternativa al procedimiento tradicional de cancelación, que puede resultar más rentable, rápida y sencilla.
