Para algunas marcas, registrar palabras o frases extranjeras puede dar en el clavo en términos de imagen. La palabra "bakery" puede hacer pensar a los consumidores de Seattle en su Safeway local, mientras que boulangerie evoca los croissants hojaldrados y mantecosos de París. Sin embargo, el uso de palabras extranjeras plantea ciertos problemas a la hora de registrar marcas en Estados Unidos.
La doctrina de la equivalencia extranjera
Al registrar palabras extranjeras, las marcas deben tener en cuenta la doctrina de los equivalentes extranjeros de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). Según esta doctrina, "una palabra extranjera (de un idioma familiar para un segmento apreciable de consumidores estadounidenses) y su equivalente en inglés pueden considerarse confusamente similares". La probabilidad de confusión es motivo de denegación de una solicitud de registro de marca, en virtud del artículo 2(d) de la Ley de Marcas de 1946. 15 U.S.C. § 1052(d).
Un ejemplo de la vida real que a la USPTO le gusta proporcionar se refiere a las marcas WOLF y LUPO, siendo esta última la palabra italiana para "lobo". Para la USPTO, estas dos marcas son similares hasta el punto de inducir a confusión si describen productos relacionados. Presumiblemente, las marcas AZUL y BLUE también serían confundibles, al igual que SAKURA y CHERRY BLOSSOM.
Nótese la matización de que la palabra extranjera debe ser "de un idioma familiar para un segmento apreciable de consumidores estadounidenses". Sin embargo, en la práctica el umbral de la USPTO no ha sido muy alto. En 2006, la Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) se basó en datos del censo que mostraban que el 0,6% de la población estadounidense habla francés "muy bien" o "bien" para sostener que el francés es una "lengua comúnmente hablada" en Estados Unidos. Ese mismo año, el TTAB consideró que 706.000 rusoparlantes constituían una "parte significativa de los consumidores" de Estados Unidos.
Los extranjerismos no le dan fantasía a su marca
Cuando se registran palabras extranjeras, la similitud con marcas inglesas que tienen el mismo significado es sólo uno de los posibles problemas. Aunque una palabra extranjera pueda sonar exótica para la mayoría de los consumidores estadounidenses, la USPTO puede considerar que se trata de una descripción genérica de los productos y servicios en cuestión. La Ley de Marcas prohíbe el registro de marcas que sean "meramente descriptivas". 15 U.S.C. § 1052(e)
Un ejemplo de marca descriptiva es COFFEEHOUSE, si se utiliza para identificar establecimientos que venden café. Por otra parte, si la marca se utiliza para identificar servicios de jardinería o baterías, su registro no debería plantear problemas por motivos descriptivos. Siguiendo con el ejemplo anterior, la marca CAFÉ es meramente descriptiva de los coffeeshops (o del café en sí).
Por cierto, por si se lo pregunta, el carácter "É" es aceptable en una solicitud de marca estadounidense.
¿Qué pasa con la marca registrada de palabras chinas?
Para ser justos, palabras como "café" y "boulangerie" se utilizan mucho en Estados Unidos y podría decirse que no son extranjeras. Dicho de otro modo, son fáciles de atrapar para la USPTO. Pero, ¿qué ocurre con las marcas registradas de palabras chinas?
La USPTO ha denegado solicitudes de registro de marcas en chino transliterado basándose en la doctrina de los equivalentes extranjeros. Por ejemplo, la USPTO citó la marca HELLO! como parte de su base para denegar una solicitud de registro de NIHAO.
De nuevo, se trata de una captura fácil. Nihao es un término relativamente conocido en Estados Unidos. No faltan establecimientos chinos que lo utilizan como parte de su nombre. Además, China Southern Airlines, que vuela a Estados Unidos, lo utiliza como nombre de su revista de a bordo. Pero, ¿y si el término pinyin no es tan conocido? ¿Y si la marca incluye caracteres chinos reales? ¿De verdad va a traducirlos la USPTO?
Traducción de palabras extranjeras
Al examinar una solicitud de marca de una palabra extranjera, la USPTO no necesita traducirla, ya que eso es algo que debe hacer el solicitante. Según la normativa federal, las solicitudes de marca deben incluir la traducción al inglés de cualquier palabra que no esté en inglés. 37 CFR § 2.32(a)(9). En el caso de caracteres no latinos, debe facilitarse tanto una transliteración como una transcripción. 37 CFR § 2.32(a)(10).
Un ejemplo de marca que ilustra ambos requisitos fue registrada por Din Tai Fung en 2021. La marca incluye tanto el nombre del restaurante en caracteres chinos como su transliteración. Según el registro,
La traducción al inglés de "DIN TAI FUNG" en la marca es "el trípode es tranquilo y rico".
Los caracteres no latinos de la marca se transliteran a DIN TAI FUNG y esto significa trípode tranquilo y rico en inglés.
No es aconsejable jugar con la USPTO
No es de extrañar que los solicitantes intenten a veces engañar a la USPTO al registrar palabras extranjeras, alegando que una palabra concreta no tiene significado en un idioma extranjero, o traduciéndola de forma que se facilite el registro. Sin embargo, como hemos señalado, los funcionarios federales pueden confiar en Internet, y de hecho lo hacen, a la hora de hacer su trabajo. Así que si quiere argumentar que su marca SHOUJI significa realmente "cabeza cortada" y no "teléfono móvil", adelante... pero no se sorprenda si la USPTO le echa la bronca.
