Las marcas son uno de los activos más importantes de cualquier empresa. De hecho, si no fuera por las marcas, los clientes difícilmente encontrarían los productos de una empresa. Naturalmente, la mayoría de las empresas estadounidenses desean proteger estos activos esenciales y valiosos en la mayor medida posible y, por lo tanto, se aseguran de que estén registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).
Pero muchas empresas se detienen ahí, pensando que su trabajo ha terminado. No se les ocurre que los derechos de marca son territoriales y que poseer un registro de marca estadounidense no crea derecho alguno fuera de las fronteras de Estados Unidos. A menudo, esta cuestión sólo sale a la luz después de que haya surgido un problema, como que alguien venda imitaciones de los productos del propietario de la marca en otro país. Si la empresa tiene suerte, aún es posible tomar medidas correctivas. Para muchas, sin embargo, puede ser demasiado tarde y no existir ningún recurso legal. Para una empresa de este tipo, otra persona es ahora propietaria de "sus" marcas en ese otro país (o países) y la única opción, si la hay, es comprarlas "de vuelta" al propietario extranjero, normalmente a un precio elevado.
Aunque verse obligado a comprar "su" propia marca puede sonar a extorsión, en la mayoría de los países esto es perfectamente legal. Esto se debe a que la mayoría de los países (pero no Estados Unidos) conceden derechos de marca al "primero en presentar" la solicitud de marca, no al "primero en usar" la marca como en Estados Unidos. La primera empresa que presenta una solicitud de registro de una marca, independientemente de que alguien ya la esté utilizando o no, se convierte en titular de la marca en ese país.
Por ese motivo, el registro de marcas en el extranjero puede ser incluso más importante que en Estados Unidos. En primer lugar, sin un registro en una jurisdicción determinada, el titular de una marca estadounidense no podrá impedir que otra persona utilice su marca. Además, para colmo de males, si esa otra parte ha registrado la marca de la empresa estadounidense en un país extranjero, la empresa estadounidense podría incluso verse impedida de utilizar la marca en ese país extranjero e incluso podría ser declarada responsable de infracción de marca si lo hiciera.
Por lo tanto, no es de extrañar que en muchos países (sobre todo en América Latina y Asia) haya gente a la caza de empresas estadounidenses emergentes de éxito para poder registrar rápidamente las marcas de esas empresas estadounidenses primero en su propio país. Más tarde, cuando el propietario de la marca estadounidense está listo para expandirse a ese país, se entera de que alguien más ya es propietario de sus marcas allí. Estos oportunistas suelen intentar vender la marca "de nuevo" a la empresa estadounidense. El precio negociado puede variar considerablemente, pero prácticamente siempre será muchas veces superior a lo que le habría costado a la empresa estadounidense registrarla originalmente.
La mejor forma que tiene el propietario de una marca de protegerse de estos peligros es registrarla en tantas jurisdicciones como sea posible. Pero como hoy en día hay más de 200 países en el mundo -la mayoría con sus propios registros de marcas, procedimientos de solicitud y, por supuesto, costes-, registrarse en todas las jurisdicciones es imposible para todas las empresas, salvo para las multinacionales más grandes.
Hasta hace poco, un titular de marca que quisiera proteger plenamente sus marcas en todo el mundo no tenía más remedio que presentar solicitudes de marca individuales en cada una de esas jurisdicciones. Aunque todavía no existe el "registro mundial de marcas", dos avances han contribuido a reducir la carga de los propietarios de marcas.
En 1996, se creó la marca comunitaria europea (ahora conocida como marca de la Unión Europea o EUTM), que permite a los propietarios de marcas obtener protección en los 27 Estados miembros de la Unión Europea mediante una única solicitud de marca. La EUTM es una opción más económica para una empresa que necesite protección de marca en varios países de la UE.
El segundo avance es la continua expansión del Sistema de Madrid (creado por dos tratados separados, el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid, con partes contratantes que se solapan parcialmente). En virtud del Sistema de Madrid, si usted es titular de un registro de marca en un país miembro, puede solicitar un Registro Internacional y ampliar su protección, en una sola solicitud, hasta 126 países (el número es menor cuando el registro original se encuentra en un país que es signatario únicamente del Protocolo (por ejemplo, Estados Unidos) o del Arreglo.
Además de estos dos instrumentos, el Convenio de París -al que pertenece la mayor parte del mundo, incluido Estados Unidos- también puede ser útil en ocasiones. En virtud de este Convenio, los titulares de marcas pueden beneficiarse de un "período de prioridad" de seis meses para solicitar una nueva marca en un país miembro y, a continuación, disponer de un plazo de seis meses para solicitar la misma marca en cualquier otro país miembro y hacer que esas solicitudes posteriores sean tratadas como si se hubieran presentado al mismo tiempo que la primera. A modo de ejemplo, una empresa estadounidense puede presentar hoy una solicitud ante la USPTO para una nueva marca, y luego esperar hasta seis meses para presentarla en otro lugar sin temor a que algún individuo emprendedor en el extranjero pueda presentar una solicitud preventiva para la marca. Este periodo de demora puede ser una herramienta útil para los propietarios de marcas con problemas de liquidez, como muchas empresas de nueva creación.
Estos tres mecanismos (EUTM, Madrid y París) pueden utilizarse conjuntamente. Por ejemplo, una empresa puede presentar una solicitud en los Estados Unidos para una nueva marca y, a continuación, en virtud del Convenio de París, esperar cerca de seis meses antes de presentar ante la USPTO una solicitud de Registro Internacional en virtud de Madrid y, en dicha solicitud, designar a la Unión Europea como una de las jurisdicciones en las que se desea obtener protección.
A pesar de estos mecanismos, proteger todas las marcas en todos los países supera el presupuesto de todas las empresas, salvo de un grupo selecto. Entonces, ¿cómo debe elegir una empresa dónde buscar protección primero? Cuando realizamos este análisis, analizamos una serie de factores. En primer lugar, ¿dónde tiene la empresa sus mayores ventas en el extranjero? Sin duda, tiene más sentido incurrir en las tasas y los costes de registro de una marca en un país en el que las ventas superan el millón de dólares que en un país en el que las ventas son inferiores a 10.000 dólares. ¿En qué países perjudicaría más a la empresa la aparición de falsificaciones? En relación con esto, ¿en qué países es más probable la aparición de imitaciones en primer lugar? ¿Dónde tiene la empresa instalaciones de fabricación (especialmente si la empresa utiliza proveedores externos para fabricar sus productos)? ¿Existen países con problemas notorios de falsificación en la industria del titular de la marca? Por último, y quizá lo más importante, ¿en qué jurisdicciones sufriría la empresa mayores perjuicios si se le impidiera utilizar sus marcas porque alguien las registra primero?
Una vez respondidas estas preguntas, nuestros abogados especializados en marcas internacionales trabajarán con la empresa para adoptar un plan que garantice la protección de su marca por etapas, abarcando primero los mercados más importantes, luego otro grupo en seis o doce meses, y así sucesivamente. Aunque esto supondrá lagunas temporales en la protección de la marca, estas lagunas serán el resultado de una decisión empresarial consciente, en lugar de un fallo a la hora de identificar los problemas. La ignorancia puede ser una bendición, pero, al menos en el mundo de las marcas, lo que no se sabe puede perjudicar.
