La globalización ha enseñado muchas cosas a los empresarios, entre ellas la importancia de proteger su propiedad intelectual en los mercados en los que operan (o planean operar). Para los propietarios de marcas, la propiedad intelectual incluye, por supuesto, las marcas, y en las últimas décadas muchas empresas se han enterado, para su consternación, de que sus marcas han sido registradas en mercados extranjeros por terceros que las están utilizando ellos mismos o simplemente las están ocupando, a la espera de que el titular mundial de la marca les haga una oferta.
En La protección de marcas en el mercado mundial: Porque el mundo no acaba en la frontera estadounidense expusimos nuestros consejos a las empresas internacionales que desean proteger sus marcas de forma rentable.
Para todas las empresas, salvo las más grandes, la presentación de registros de marca individuales en los más de 200 países del mundo resulta inasequible y poco práctica, pero en los últimos 25 años dos importantes avances han hecho que esto ya no sea necesario.
En 1996, surgió la "Marca Comunitaria" europea (la "MC"), que permitió a los titulares de marcas obtener protección en los 27 países miembros de la Unión Europea mediante una única solicitud de marca. Y en 2012, México se adhirió a un tratado internacional llamado Protocolo de Madrid. Bajo este tratado, si usted posee un registro de marca en su "país de origen", puede solicitar un "Registro Internacional" y designar, en una sola solicitud, de uno a 121 países que también se han adherido al Protocolo de Madrid. Los miembros del Protocolo de Madrid realizan más del 80% del comercio mundial.
¿Debe presentar su solicitud directamente en México o a través de la OMPI (Protocolo de Madrid)?
Teniendo en cuenta el apoyo mundial a los propietarios de marcas descrito anteriormente, ¿debería preocuparse por los registros locales de marcas? ¿O simplemente presentar la solicitud a través de la OMPI y dejar que ese proceso (que garantiza los registros locales de marcas) se encargue de la protección local?
Depende de cada caso, por lo que le recomendamos que recurra a un asesor profesional para que le ayude a determinar cuál es la mejor forma de proceder. Esto es especialmente cierto en el caso de los registros de marcas en el extranjero, dado que las oficinas nacionales de marcas siguen teniendo jurisdicción y, por tanto, discrecionalidad para decidir si conceden o no un registro de marca, incluso si se presenta la solicitud a través del Protocolo de Madrid.
Las siguientes son algunas de las preguntas que nuestros abogados especialistas en marcas internacionales suelen considerar al decidir si presentar la solicitud directamente en México o a través del Protocolo de Madrid:
1. ¿Cuál es el país del registro original de la marca?
2. ¿En cuántos (y cuáles) países prevé presentar solicitudes de marca?
3. ¿Para qué tipo(s) de productos/servicios solicita protección de marca?
Este post cubre los conceptos básicos para la solicitud de marca en México, pero los comentarios anteriores son válidos para todos los países.
Una consulta con un abogado internacional especializado en propiedad intelectual es valiosa no sólo para asegurarse de que comprende las leyes y reglamentos locales sobre marcas, sino también porque la aplicación de las leyes y reglamentos suele cambiar con el tiempo. Por ejemplo, solía ocurrir que una solicitud presentada en virtud del Protocolo de Madrid en la que se designaba a China se registraba más rápidamente que una solicitud presentada en China, pero ahora ocurre lo contrario y el registro directo suele garantizar un resultado más rápido y a veces incluso mejor. Véase Registre sus marcas chinas en China y no en Madrid. En cuanto a México, no permite la presentación de solicitudes multiclase, por lo que un registro internacional que abarque más de una clase se dividirá automáticamente en solicitudes mexicanas separadas (una por clase).
Por regla general, si va a presentar una solicitud en tres o más países, suele ser más barato hacerlo a través del Protocolo de Madrid. Sin embargo, si la solicitud se presenta inicialmente (sólo) en uno o dos países, casi siempre será más barato presentar la solicitud directamente en uno o dos países. Además, es importante recordar que una solicitud de registro internacional que designe a México será aprobada (o denegada) en última instancia por las autoridades mexicanas. Si México es su destino, la gran ventaja de presentar la solicitud directamente es que usted podrá obtener el análisis profesional orientado a dar a su solicitud la mejor oportunidad de éxito en México.
En México, los registros de marca tienen una duración de diez años, con la posibilidad de renovaciones posteriores por 10 años adicionales. En una reciente revisión de la ley, el periodo de 10 años se cuenta a partir de la fecha en que se concede el registro de la marca mexicana, en lugar de a partir de la fecha de solicitud de la marca.
La Oficina Mexicana de Patentes y Marcas (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI) es el organismo gubernamental mexicano encargado de conceder (o denegar) los registros de marcas. El registro de una marca puede ser solicitado por cualquier persona o empresa que desee distinguir sus productos o servicios y puede concederse a cualquier marca que pueda ser percibida por los sentidos. Esto incluye, por supuesto, los nombres y logotipos de marcas y productos, pero también incluye marcas no tradicionales, como sonidos, olores, movimientos, colores y diseños o configuraciones de productos. La protección de las marcas de certificación también está disponible en México.
Como en todos los países, un buen punto de partida para el registro de una marca mexicana es buscar marcas similares a las que se desea registrar y que ya hayan sido registradas o estén en proceso de registro por otras partes en México. El sitio web de marcas del IMPI "MARCia " es de acceso gratuito y puede proporcionar una visión general decente del panorama de marcas en su industria. Pero tenga en cuenta que los resultados de este sitio no son definitivos porque no está completamente actualizado.
México sigue la Clasificación Internacional de Productos y Servicios bajo la 11ª edición del Arreglo de Niza. Sin embargo, es importante proporcionar una descripción cuidadosa y precisa de los productos y servicios para los que se solicita una marca mexicana, ya que los examinadores de marcas de México son reacios a conceder registros para productos o servicios que no estén expresamente descritos en la solicitud. La titularidad de un registro de marca extranjera no otorga a los solicitantes ninguna prioridad para una marca mexicana más allá de la prevista en el Convenio de París.
¿Qué documentación se necesita para solicitar una Marca México?
El proceso de registro de marcas en México es relativamente sencillo. Es necesario llenar el formulario de solicitud de marca, lo cual puede hacerse electrónicamente con una cuenta del Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) otorgada por el gobierno mexicano para la presentación en línea. Cualquier persona que cuente con una Clave de Identificación Personal (CURP) puede firmar una solicitud electrónica.
La información requerida en el formulario de registro de marca incluye lo siguiente:
- La palabra o frase que se pretende registrar como marca mexicana y una muestra en blanco y negro o a color de la marca en el caso de marcas diseñadas o combinadas; en caso de solicitar el registro de sonidos, aromas o configuraciones de productos, se deberá proporcionar una descripción de la marca que se pretende proteger.
- Los productos o servicios que amparará la marca mexicana.
- La fecha del primer uso de la marca en México. Si no se reclama y especifica el primer uso, la Oficina Mexicana de Patentes y Marcas asumirá que la marca no ha sido usada.
- La dirección residencial o comercial del solicitante. No es necesario que sea en México.
- La dirección de la fábrica o ubicación del establecimiento comercial principal (calle, número, ciudad y país) si (y sólo si) el solicitante alega una fecha de primer uso en México.
- Un poder notarial firmado por un directivo autorizado de la empresa solicitante y por dos testigos.
Para las solicitudes que provienen de un registro internacional, la Oficina Mexicana de Patentes y Marcas tiene hasta 18 meses para emitir su primera resolución o carta y últimamente en ocasiones han tardado casi este tiempo. Los registros de marcas mexicanas entran en vigor una vez que el certificado es emitido y el registro ha sido publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
Si los examinadores de marcas mexicanas emiten una objeción al registro, los solicitantes tienen dos meses a partir de la fecha en que se les notifica la acción oficial (con la posibilidad de una prórroga de dos meses) para responder a cualquier objeción y a cualquier oposición presentada. Los examinadores disponen de un plazo adicional de seis meses a partir de la respuesta para emitir una decisión.
Una vez concedida una marca mexicana
La legislación mexicana no establece expresamente el momento en que debe iniciarse el uso de una marca. Si una marca ya está en uso, esto (y la fecha del primer uso) debe indicarse expresamente en la solicitud, o la oficina de marcas mexicana la considerará como no usada. Si una marca no estaba en uso antes de la concesión de una marca mexicana, los solicitantes deben presentar una declaración de uso dentro del periodo de tres meses siguientes al tercer aniversario del registro. También se debe presentar una declaración de uso al renovar un registro. Si no se presentan estas declaraciones de uso, los registros caducan automáticamente.
Las regulaciones que rigen las declaraciones de uso son una adición reciente a la ley y están dirigidas a limpiar el registro de marcas de México de marcas no usadas, especialmente aquellas que están en manos de usurpadores de marcas. Aunque esto es bueno para la mayoría de los solicitantes de marcas, es importante señalar que los solicitantes generalmente deben tener la intención de utilizar los productos o servicios dentro de los tres años siguientes a su registro en México o probablemente no deberían molestarse en solicitar la marca.
En México, el marcado es obligatorio para poder hacer valer las reclamaciones contra los infractores de marcas. El símbolo ®, las letras MR o el términoMarca Registrada(marca registrada) están permitidos. El uso del término ™ no se reconoce como la adopción de una marca. Si no se ha realizado el marcaje, la legislación mexicana permite no obstante a los titulares de marcas presentar demandas por infracción de marca si han anunciado públicamente que la marca está registrada mediante, por ejemplo, la inserción de un anuncio en un periódico.
¿Qué pasa si una solicitud de marca mexicana es denegada y qué pasa si alguien ya ha registrado por marca como marca mexicana?
Si el IMPI le niega el registro de su marca, usted puede impugnar esa decisión presentando un recurso administrativo ante el IMPI o a través de un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México, que cuenta con una sala especializada en materia de propiedad intelectual.
Si sus marcas deseadas son conocidas en otros mercados, la legislación mexicana puede proporcionarle protección, siempre y cuando pueda probar que sus marcas son conocidas por mexicanos consumidores mexicanos o ampliamente reconocidas a nivel mundial. Esta protección significa que el IMPI, como una cuestión de rutina, debe rechazar las solicitudes de marcas de terceros para marcas conocidas, pero la mayoría de los propietarios de marcas registran sus marcas "famosas" como medida de precaución, ya que el costo de registrar una marca mexicana palidece en comparación con el costo de un juicio en el que usted tiene que demostrar que nunca necesitó presentar una marca porque era para una marca conocida.
Si una marca no es susceptible de ser conocida por los consumidores mexicanos o reconocida mundialmente, pero sin embargo ya ha sido registrada, por un "usurpador" que espera obtener un "rescate" de un usuario de marca extranjera, o por un proveedor nacional de productos o servicios que está infringiendo los derechos de marca de una marca notoriamente conocida, es posible cancelar el registro de la marca mediante la interposición de una acción de cancelación, por los siguientes motivos:
- El registro de la marca se concedió indebidamente.
- La reivindicación de la marca por un tercero se deriva de un uso anterior en relación con los mismos productos o productos similares.
- La afirmación del solicitante de registro sobre el primer uso nacional en su formulario de solicitud es inexacta.
- El registro se obtuvo de mala fe.
Proteger sus marcas es importante, así que no espere.
Debido a que las marcas son a menudo los activos más importantes de una empresa, hay muchas personas que registran los nombres de marca y logotipos de empresas extranjeras en México (y en otros lugares) y luego tratan de vender la marca "de nuevo" a la empresa extranjera. Los precios de las marcas en estas transacciones son invariablemente mucho más altos de lo que le hubiera costado a la empresa extranjera obtener la marca solicitándola como se describió anteriormente.
Si usted va a hacer negocios en México, una de las primeras cosas que debe hacer es contratar a un abogado con experiencia en marcas en México para que le ayude a encontrar la mejor manera de proteger sus marcas y logotipos (y tal vez incluso sus sonidos y colores, etc.) en México.
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