Jonathan Bench (Harris Bricken) y Austen Zuege(Westman Champlin & Koehler) presentarán "Cesiones de patentes y prioridad en un contexto internacional: U.S., Europe, and Asia" en un webinar CLE el 9 de marzo de 2023 organizado por Strafford.
Este seminario web CLE orientará a los asesores de patentes y a los empresarios tecnológicos sobre las cesiones de patentes y la prioridad en el contexto internacional, junto con las principales preocupaciones transaccionales que pueden surgir en el ámbito de las negociaciones. El panel abordará consideraciones clave, incluyendo el alcance de la cesión, cuestiones de firma, correcciones, diligencia debida, representaciones y garantías, jurisdicción y elección de la ley. El panel también tratará las transferencias sin cesión en virtud de la legislación local/extranjera y los problemas de cesión en EE.UU., Europa y Asia que pueden surgir durante las negociaciones o tratarse después del cierre.
Las empresas internacionales reconocen cada vez más la necesidad de proteger su propiedad intelectual en todo el mundo, desde su creación hasta su comercialización y venta. Las patentes concedidas en EE.UU. sólo son ejecutables en ese país. Por ello, muchas empresas buscan protección de patentes en varios países para preservar el valor de sus carteras. Las empresas deben considerar cuidadosamente cuándo y dónde buscar protección, así como dónde se fabrican los productos y componentes, dónde se venden, dónde están los competidores y la disponibilidad de los derechos deseados en las posibles jurisdicciones. Uno de los retos para los asesores de patentes es defender la fecha de prioridad de su solicitud original cuando se busca protección en múltiples jurisdicciones.
Las empresas se enfrentan a este reto debido a las diferencias en el tratamiento jurídico de las cesiones de patentes en todo el mundo. Las cesiones de patentes desempeñan un papel importante en la protección de patentes, ya que la mayoría de las invenciones son creadas por empleados y cedidas a empleadores. Establecer un título legal válido a través de una cesión suele ser un requisito fundamental para poder hacer valer una patente. Las cesiones también pueden establecer el derecho a presentar una nueva solicitud de patente en nombre de un solicitante no inventor.
Algunos términos de las cesiones de patentes estadounidenses están sujetos a la jurisdicción federal, pero la mayoría se dejan a la legislación estatal o extranjera. Esto plantea muchas cuestiones cuando las partes que firman las cesiones están situadas en jurisdicciones diferentes, como qué es suficiente en términos de firmas, si el cesionario también debe ejecutar la cesión, cómo se pueden hacer correcciones a una cesión ejecutada previamente, cómo tratar las transferencias sin cesión por aplicación de la legislación local/extranjera, etc. También pueden plantearse cuestiones sobre el tratamiento jurídico y la elección de la legislación para una única cesión que abarque patentes en múltiples jurisdicciones, así como para la cesión de una solicitud de patente internacional (PCT) o regional.
Todas estas consideraciones influyen en la certidumbre y, por tanto, en el valor de mercado de la cartera de patentes de una empresa cuando participa en transacciones internacionales. Tanto si la empresa participa en una transacción estándar de fusiones y adquisiciones como si explora una transacción de capital riesgo o de capital privado, el proceso de diligencia debida descubrirá cualquier posible debilidad en la cartera de patentes. Se exigirá a los propietarios, directores y funcionarios de la empresa que proporcionen declaraciones, garantías y divulgaciones para explicar y dar cuenta de cualquier deficiencia que pudiera disminuir el valor de la cartera de patentes y de la transacción más amplia.
Escuche cómo nuestro experto grupo de abogados de patentes examina las cesiones de patentes y la prioridad en el contexto internacional, concretamente las cuestiones que se plantean en EE.UU., Europa y Asia.
