Marcas registradas en México: lo que necesita saber

La globalización ha enseñado muchas cosas a los empresarios, incluida la importancia de proteger su propiedad intelectual en los mercados en los que operan (o tienen pensado operar). Para los propietarios de marcas, la propiedad intelectual incluye, por supuesto, las marcas registradas, y en las últimas décadas muchas empresas han aprendido, para su consternación, que sus marcas comerciales han sido registradas en mercados extranjeros por terceros que están utilizando esas marcas ellos mismos o simplemente están ocupándolas ilegalmente, esperando a hacerle una oferta al titular de la marca internacional.

En el artículo Protección de marcas registradas en el mercado internacional, porque el mundo no termina en la frontera de Estados Unidos ofrecemos algunos consejos para las empresas internacionales que buscan proteger sus marcas registradas de manera rentable.

Para todas las empresas, excepto para las más grandes, registrar sus marcas individuales en los más de 200 países del mundo no es ni asequible ni práctico, y en los últimos 25 años dos acontecimientos importantes lo han hecho innecesario.

En 1996, la “Marca Comunitaria” europea (CTM por sus siglas en inglés), entró en vigor y permitió a los propietarios de las marcas obtener protección en los 27 países miembros de la Unión Europea a través de una única solicitud de marca. Y en 2012, México se adhirió a un tratado internacional llamado Protocolo de Madrid (OMPI), según el cual, si usted posee un registro de marca en su “país de origen”, puede solicitar un “registro internacional” y designar, en una sola solicitud, de uno a 121 países que también se hayan adherido al Protocolo de Madrid, cuyos miembros gestionan más del 80 % del comercio mundial.

 

¿Debe presentar la solicitud directamente en México o a través de la OMPI (Protocolo de Madrid)?

Dado el apoyo internacional para los propietarios de marcas comerciales descrito anteriormente, ¿debería preocuparse por los registros locales de marcas comerciales? ¿O simplemente presentar una solicitud a través de la OMPI y dejar que ese proceso (que asegura los registros de marcas locales) se encargue de la protección a escala local?

Realmente depende y, por lo tanto, debe obtener un asesoramiento profesional que lo ayude a decidir el mejor rumbo para usted según su caso. Esto es especialmente cierto para los registros de marcas en el extranjero, puesto que las oficinas de marcas registradas nacionales aún conservan la jurisdicción y, por ende, la discreción para decidir si otorgan un registro de marca, incluso si presenta la solicitud a través del Protocolo de Madrid.

Estas son algunas de las preguntas que nuestros abogados internacionales especializados en marcas suelen considerar al decidir si presentar una solicitud directamente en México o mediante el Protocolo de Madrid:

  1. ¿Cuál es el país donde se registró originalmente marca?
  2. ¿En cuántos (y en qué) países quiere presentar solicitudes de marca registrada?
  3. ¿Para qué tipo(s) de productos y servicios solicita protección de la marca?

Esta publicación abarca los conceptos básicos para la solicitud de marca registrada en México, pero los comentarios anteriores son válidos para todos los países.

Consultar a un abogado especializado en el ámbito de la propiedad intelectual internacional es valioso, no solo para asegurarse de que comprende las leyes y regulaciones relativas a las marcas registradas locales del país, sino también porque la aplicación de las leyes y regulaciones a menudo cambia con el paso del tiempo. Por ejemplo, solía ser que una solicitud del Protocolo de Madrid que designaba a China, procedía al registro más rápidamente que una solicitud en China. No obstante, ahora ocurre lo contrario y el registro directo generalmente asegura un resultado más rápido y, a veces, incluso mejor. Consulte Registre sus marcas comerciales en China, no en Madrid. En cuanto a México, no permite presentar solicitudes de distintas clases, por lo que un registro internacional que cubra más de una clase se dividirá automáticamente en solicitudes mexicanas separadas (una por clase).

Como regla general, si usted presenta la solicitud en tres países o más, normalmente sale más económico hacerlo a través del Protocolo de Madrid. Pero si en un primer momento presenta la solicitud únicamente en uno o dos países, casi siempre será más económico presentar la solicitud directamente en ese país o en esos dos países. Además, es importante recordar que, por último, las autoridades mexicanas aprobarán (o rechazarán) las solicitudes de registro internacional que designen a México. Si México es su destino, la gran ventaja de presentar la solicitud directamente es que podrá obtener el análisis profesional que dé a su solicitud la mejor oportunidad de éxito en México.

En México, los registros de marcas se otorgan por un período de diez años, con opción a una renovación posterior por otros 10 años más. En una revisión reciente de la ley se determinó que esos 10 años se empiezan a contar a partir de la fecha en que se le concede registro a su marca en México, en lugar de a partir de la fecha de la solicitud del registro.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o IMPI es el organismo público descentralizado responsable de otorgar (o denegar) los registros de marcas. Cualquier individuo o empresa que desee identificar y distinguir sus productos o servicios puede solicitar este registro, y puede otorgarse a cualquier marca percibida por los sentidos. Por supuesto, esto incluye marcas y nombres de productos y logotipos, así como marcas no tradicionales, tales que sonidos, aromas, movimientos, colores y diseños o configuraciones de productos. La protección para las marcas de certificación también está disponible en México.

Como en todos los países, un buen punto de partida para el registro mexicano de una marca es buscar marcas similares a las que le gustaría registrar y que ya han sido registradas o están en proceso de ser registradas por otras personas o empresas en México. El sitio web de marcas registradas IMPI “MARCia” es de acceso gratuito y puede darnos un panorama general de las marcas registradas en su industria. Pero tenga en cuenta que los resultados de este sitio no son definitivos porque no está completamente actualizado.

México sigue las directrices de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, conforme a la undécima edición del Arreglo de Niza. Sin embargo, es importante dar una descripción cuidadosa y precisa de los productos y servicios para los que busca obtener un registro de marca en México, porque los examinadores de marcas en aquel país no están dispuestos a otorgar registros de productos o servicios que no estén expresamente descritos en la presentación. La propiedad de un registro de marca extranjera no otorga a los solicitantes ninguna prioridad para una marca mexicana más allá de la prevista por el Convenio de París.

¿Qué documentación necesita para solicitar el registro de una marca en México?

El proceso de registro de marcas en México es relativamente sencillo. Debe completar el formulario de solicitud de marca, que se puede hacer vía electrónica con una cuenta del Portal de Acceso a Servicios Electrónicos, otorgada por el gobierno mexicano para la presentación de solicitudes en línea. Cualquiera que posea un Clave Única de Registro de Población (CURP) puede firmar una solicitud electrónica.

La información del formulario de registro de marca incluye lo siguiente:

  • La palabra o frase a registrar como marca mexicana y una muestra de la marca en blanco y negro o en color en el caso de marcas diseñadas o combinadas; si se aplica para registrar sonidos, aromas o configuraciones de productos, se debe proporcionar una descripción de la marca a proteger.
  • Los productos o servicios que incluirá la marca mexicana.
  • La fecha del primer uso de la marca en México. Si no se reclama ni se especifica el primer uso, el IMPI asume que la marca no se ha utilizado.
  • La dirección comercial o residencial del solicitante, que no tiene porqué encontrarse en México.
  • La dirección de la fábrica o ubicación del establecimiento comercial principal (calle, número, ciudad y país) si (y solo si) el solicitante reclama una fecha de primer uso en México.
  • Poder otorgado por un funcionario autorizado de la empresa solicitante y por dos testigos.

 

Para las solicitudes provenientes de un registro internacional, el IMPI tiene hasta 18 meses para emitir su primera decisión o carta, y recientemente se han estado demorando bastante. Los registros de marcas en México entran en vigor una vez que se emite el certificado y se publica el registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Si los examinadores mexicanos de marcas presentan objeciones al registro, los solicitantes tienen dos meses a partir de la fecha en que se les notifica el oficio (con la posibilidad de una prórroga de dos meses) para responder a cualquier objeción y a cualquier oposición presentada. Los examinadores tienen seis meses adicionales desde el momento de la respuesta para emitir una decisión.

 

Una vez que se otorga una marca en México

La ley de la propiedad intelectual mexicana no establece expresamente el momento en que debe comenzar el uso de una marca. Si una marca ya está en uso, esa (y la fecha del primer uso) debe estar expresamente indicada en la solicitud, o el IMPI considerará que no se ha utilizado. Si una marca no estaba en uso antes de la concesión de una marca en México, los solicitantes deben presentar una declaración de uso dentro del período de tres meses siguientes al tercer aniversario del registro. También se debe presentar una declaración de uso al renovar un registro. Si estas declaraciones de uso no se presentan, los registros caducan automáticamente.

Las regulaciones que rigen las declaraciones de uso se sumaron recientemente a la ley y tienen como objetivo limpiar el registro de marcas comerciales de México de las marcas comerciales no utilizadas, especialmente las que tienen los usurpadores de marcas. Aunque esto es algo bueno para la mayoría de los solicitantes de marcas, es importante tener en cuenta que, en general, los solicitantes deben tener la intención de utilizar los productos o servicios en los tres años posteriores a su registro en México. En caso contrario, probablemente no deberían molestarse en solicitar la marca comercial.

En México, el marcado es obligatorio para permitir ejecutar demandas contra infractores de marcas registradas. Se permiten el símbolo ®, las letras MR o el término Marca Registrada. El uso del término ™ no se reconoce como la adopción de una marca. Si no se ha realizado el marcado, la ley mexicana permite, no obstante, a los propietarios de marcas comerciales registradas presentar una demanda por infracción de marca si se había anunciado públicamente que la marca estaba registrada, por ejemplo, mediante un anuncio en un periódico.

¿Qué pasa si se deniega una solicitud de marca en México, o si esa marca ya ha sido registrada como marca mexicana?

Si el IMPI niega su registro de marca, puede impugnar esa decisión presentando un recurso administrativo ante el IMPI o mediante una acción de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que cuenta con una sala especializada en asuntos de propiedad intelectual.

Si sus marcas comerciales deseadas son conocidas en otros mercados, la ley mexicana puede dar protección, siempre que pueda demostrar que sus marcas son conocidas por los consumidores mexicanos o son reconocidas a escala internacional. Esta protección significa que el IMPI, como norma, debería rechazar las solicitudes de marcas de terceros para marcas conocidas, pero la mayoría de los propietarios de marcas registran sus marcas «famosas» como medida de precaución porque el costo de registrar una marca en México palidece en comparación con el costo de una demanda en la que tiene que demostrar que nunca necesitó presentar una marca comercial porque era para una marca conocida.

Si es probable que una marca no sea conocida por los consumidores mexicanos ni reconocida a nivel mundial, pero no obstante ya ha sido registrada por un «usurpador» que espera obtener un «rescate» de un usuario de marca extranjera, o un proveedor nacional de productos o servicios que infringe los derechos de marca de una marca conocida, es posible eliminar el registro de marca interponiendo una acción de cancelación, por los siguientes motivos:

  • El registro de marca se otorgó indebidamente.
  • Demanda de la marca por parte de un tercero se deriva de un uso anterior en relación con productos iguales o similares.
  • La afirmación del solicitante de registro del primer uso nacional en su formulario de solicitud no es precisa.
  • El registro se obtuvo de mala fe.

 

La protección de sus marcas comerciales es importante, así que no lo atrase más

Debido a que las marcas registradas son a menudo los activos más importantes de una empresa, hay muchas personas que registran las marcas y logotipos de empresas extranjeras en México (y en otros lugares) y luego buscan vender la marca «de vuelta» a la empresa extranjera. Las tarifas de las marcas registradas en estas transacciones son, de manera invariable, mucho más de lo que le hubiera costado a la empresa extranjera obtener la marca solicitándola como se describe anteriormente.

Si va a hacer negocios en México, una de las primeras cosas que debe hacer es contratar a un abogado con experiencia en marcas registradas en México para que lo ayude a descubrir la mejor manera de proteger sus marcas y logotipos (y tal vez incluso sus sonidos y colores, etc.) en México.

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