A medida que aumenta el número de empresas y particulares estadounidenses que desean vender sus productos y servicios en mercados extranjeros, es importante que obtengan protección de marca en dichos mercados. Una forma de minimizar el coste de obtener protección de marca en el extranjero es hacer uso del Sistema de Madrid. Con la adhesión de los Emiratos Árabes Unidosal Protocolo de Madrid (que junto con el Arreglo de Madrid forman el Sistema de Madrid) a principios de este año, el Sistema de Madrid abarca ahora 125 países, incluidos los Estados Unidos, China y la Unión Europea (UE).
1. Ahorro de costes
En lugar de presentar solicitudes nacionales separadas en cada país en el que se desea obtener protección de marca, las empresas y particulares estadounidenses pueden solicitar un Registro Internacional (RI) ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, y luego extender ese RI a uno o más países del Sistema de Madrid. Las tasas y los costes asociados a la presentación directa de una solicitud de marca nacional ante la oficina de marcas de un determinado país del Sistema de Madrid (incluidos los honorarios y los costes de los abogados locales) se evitan y se sustituyen por las tasas y los costes generales más bajos del Sistema de Madrid. En lugar de incurrir en tasas y costes de renovación independientes en cada país, el titular de un RI puede pagar una única tasa de renovación a la OMPI para cubrir las renovaciones en todos los países a los que se haya designado el RI. La misma administración centralizada y el mismo ahorro de costes se aplican también a las cesiones de marcas, las fusiones y los cambios de nombre.
2. Obtención de una IR
Para poder obtener un Registro Internacional (RI), el solicitante debe ser nacional de uno de los países miembros de Madrid, estar domiciliado en él o tener un establecimiento comercial real y efectivo en él. Una solicitud de RI debe basarse en una solicitud o registro (de base o de origen) existente en el país de origen del solicitante y la solicitud debe ser la misma que la solicitud o registro de base (salvo que la especificación de los productos y servicios puede ser más reducida, pero no puede superar la especificación de los productos y servicios de la solicitud o registro de base). En el momento de la presentación, la solicitud también debe designar uno o más países a los que se extenderá el RI. Posteriormente, podrán añadirse otros países en cualquier momento.
Por ejemplo, una empresa domiciliada en EE.UU. puede presentar una solicitud de RI ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) basándose en la solicitud o registro estadounidense pendiente de la empresa para la misma marca y designar a Japón y México como países a los que debe extenderse la RI. Si la solicitud cumple los requisitos de forma, la USPTO la transmitirá a la OMPI. Si la OMPI determina que la solicitud cumple todas las formalidades aplicables, la OMPI transmitirá la solicitud a las oficinas nacionales de marcas de Japón y México, que dispondrán entonces de hasta 18 meses (más en determinadas circunstancias) para aceptar o rechazar la solicitud de protección en sus respectivos países.
Al utilizar el Sistema, el solicitante puede evitar tener que contratar (y pagar) abogados locales tanto en México como en Japón para presentar una solicitud nacional. Cabe señalar, sin embargo, que si la oficina de marcas de un país en particular se opone a la solicitud del Sistema de Madrid, el solicitante normalmente tendrá que contratar a un abogado local para tratar de superar la objeción (es) con la oficina de marcas local.
3. Obligación de utilizar la marca
Una vez registrado, el RI está sujeto a los requisitos nacionales relativos al uso de la marca en cada país en el que se haya designado el RI. En la mayoría de los países, la marca debe utilizarse en un plazo de cinco años a partir de la fecha de registro. Posteriormente, el uso de la marca no debe interrumpirse durante un periodo continuado superior a cinco años.
4. Infracción de una marca objeto de un RI
Un RI que haya sido aceptado en un país determinado tiene derecho a la misma protección que un registro nacional de marca. Las mismas normas que se aplican a un registro nacional de marca determinarán si se ha infringido un RI, y cualquier acción para hacer valer el RI deberá solicitarse a nivel nacional. Cualquier reparación concedida por infracción de marca en un país concreto del Sistema de Madrid se limita a ese país.
5. IR dependiente del registro de base (domicilio) durante cinco años
Un RI depende del registro de base (de origen) durante un periodo de cinco años. Por consiguiente, cualquier cambio realizado en la solicitud o registro de base durante ese periodo también se aplicará al RI en todos los países. Por ejemplo, si por cualquier motivo se cancela el registro de base durante este periodo, el RI dejará de ser efectivo. No obstante, si se cancela el registro de base, el titular del RI podrá convertir el RI en solicitudes nacionales en cada uno de los países en los que se haya designado el RI, y seguir manteniendo la fecha de presentación (y, por tanto, de prioridad) de la solicitud original. Basándose en lo anterior, el titular de un RI debe tomar medidas para garantizar que el registro de base siga siendo válido durante este periodo de 5 años.
6. Periodo de validez de un RI
Una IR tiene una validez de diez años y es renovable por periodos consecutivos ilimitados de diez años.
7. Su estrategia de marca internacional
Al utilizar el Sistema de Madrid, los titulares de marcas pueden evitar la contratación de abogados locales para presentar solicitudes de marcas nacionales y mantener los registros nacionales una vez que se hayan emitido. Sin embargo, el proceso de obtención de un RI, y su posterior ampliación a uno o más países, conlleva un cierto coste, por lo que los propietarios de marcas normalmente necesitan ampliar un RI a al menos 3-4 países para obtener un ahorro de costes en comparación con la presentación de solicitudes nacionales en los mismos países.
Los titulares de marcas también deben tener en cuenta el hecho de que el RI dependerá del registro de base (de origen) durante cinco años, y que otros enfoques pueden ajustarse mejor a las circunstancias particulares del titular de la marca. Los titulares también deben tener presente la restricción de ceder el RI a una parte que no sea nacional de un país de Madrid, no esté domiciliada en él o no tenga un establecimiento comercial real y efectivo en él.
