Una lección de México sobre propiedad intelectual para los fabricantes

Una conversación con un cliente esta semana me recordó que hay muchos tipos diferentes de propiedad intelectual (PI), y que muchas empresas deberían estudiar detenidamente la integración de los procesos de protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en todas sus interacciones con los clientes y, especialmente, con los posibles clientes.

Imaginemos una empresa bien considerada en su campo, contactada por un posible comprador de otro país. El posible comprador pregunta si la empresa puede fabricar un artículo especializado, que debe diseñarse desde cero. La empresa responde: "Claro que podemos", y comienza a diseñar un prototipo según las especificaciones.

Finalmente, el fabricante escribe al posible comprador para preguntarle cuáles deben ser los siguientes pasos, pero recibe una respuesta indirecta. Diciendo que quiere ver la capacidad de producción de la empresa, el posible comprador pide que se envíe un prototipo (o un producto similar) a "un amigo del representante [del posible comprador]". También solicita prototipos con especificaciones diferentes a las que ya trabaja la empresa.

Fue entonces cuando el fabricante pensó que podría necesitar asesoramiento jurídico y acudió a nosotros. La empresa estaba trabajando en varios diseños finales para el cliente potencial, al que había enviado un presupuesto pero no había recibido un contrato firmado. El fabricante nos pidió asesoramiento sobre la protección de sus diseños y sobre los pasos a seguir con el cliente potencial.

Nuestro análisis del comportamiento del cliente potencial sugirió tres posibles escenarios:

• El cliente potencial planeaba comprar finalmente al fabricante, pero tenía un proceso de compra confuso.
• El cliente potencial sólo miraba escaparates y pensaba fabricar él mismo los productos/sistemas.
• El posible vendedor planeaba llevar el prototipo a un tercero más barato para su producción en serie, utilizando para ello la propiedad intelectual robada al fabricante.

En general, los fabricantes en México (y en la mayor parte del resto del mundo también) tienen a su disposición los siguientes mecanismos de protección de la PI:

Patentes

Con arreglo a la legislación mexicana, los prototipos del fabricante podrían ser patentables a primera vista, ya que ofrecen 20 años de protección a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Desgraciadamente, como señala el Gobierno mexicano aquí, las patentes tardan entre 3 y 5 años en registrarse, un plazo que no era factible en este caso.

• • Patentes de modelos de utilidad
    

Pueden registrarse como modelos de utilidad todos aquellos objetos, utensilios, dispositivos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, estructura o forma, presenten una función diferente a la de sus componentes, que sean nuevos, presenten ventajas útiles y tengan aplicaciones industriales. Los registros de modelos de utilidad en México otorgan 10 años de protección y conceden al titular el derecho de impedir que otros fabriquen, utilicen o comercialicen el modelo protegido sin su aprobación. Este proceso tarda al menos 18 meses en tramitarse, de nuevo un plazo inviable en este caso.

• • Patentes de diseño industrial
    

Una protección accesoria consiste en registrar los prototipos ante el IMPI como diseños industriales. La legislación mexicana prevé dos tipos de protección: para los dibujos industriales (cualquier combinación de formas, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial o artesanal con fines ornamentales y que den a dichos productos un aspecto distintivo) y para los modelos industriales (la versión tridimensional de los anteriores). El problema en este caso era que la protección del diseño industrial sólo cubre las formas, líneas o colores que dan a un producto industrial o artesanal su aspecto distintivo. No cubre los elementos técnicos o relacionados con el rendimiento, ni cualquier elemento cuya reproducción exacta sea necesaria para su montaje en otro producto como parte/pieza esencial. Al tratarse de prototipos hechos a la medida, lo más probable es que los diseños del fabricante no puedan ser registrados como patente de diseño industrial mexicana y, en todo caso, el registro tarda al menos un año, por lo que, de nuevo, es inviable en este caso.

Acuerdos NNN

El análisis anterior dejaba al fabricante una única opción viable: un acuerdo de no divulgación, no uso y no elusión (NNN) que cubriera los prototipos. En este artículo encontrará una buena explicación de qué es un NNN y cómo funciona. En este caso, el NNN también debería estipular que el cliente potencial comprará los prototipos y contratará cualquier producción en serie únicamente con el fabricante, que a su vez se comprometería a no fabricar para terceros productos que utilicen esos prototipos. Al tratarse de un acuerdo del tipo "lo tomas o lo dejas" que no implica el pago de tasas al IMPI, este NNN sería más fácil (¡y barato!) de redactar y aplicar que cualquier otra medida de protección de los DPI disponible, algo muy importante cuando el tiempo es esencial para activar la firma de un acuerdo. Como también protegería los prototipos a medida, esta era claramente la mejor opción.

Al fabricante le preocupaba ofender al cliente potencial pidiéndole que firmara un acuerdo NNN y, en su lugar, decidió proteger sus diseños omitiendo información "esencial" de los prototipos y no revelando el utillaje necesario para la producción en serie.

La experiencia de este fabricante debería servir de recordatorio de que la protección de la propiedad intelectual no es sólo para los productos acabados, sino también para los diseñadores y fabricantes de productos. Todas las molestias y la incertidumbre con el cliente potencial podrían haberse evitado si el fabricante hubiera pedido a su cliente potencial que firmara un acuerdo NNN inglés-español al principio de su relación.

Muchos fabricantes mexicanos -especialmente PYME- no son tan sofisticados como deberían en lo que respecta a las transacciones internacionales y la protección de la PI. También me recuerda lo poco arraigada que está la idea de la protección de la PI en la psique del típico empresario de una PYME, a pesar de que el robo de PI puede paralizar a empresas de este tamaño. Véase It's Perfectly Legal for Your Chinese Manufacturer to Copy Your Products (Es perfectamente legal que su fabricante chino copie sus productos), donde uno de nuestros abogados especializados en propiedad intelectual internacional habla de cómo, a menudo, las pequeñas empresas que son víctimas de robos de propiedad intelectual se quedan "sin luz".

Debe contar con una estrategia de protección de la propiedad intelectual antes de ofrecer información de forma gratuita. La protección de la PI es una inversión, no un gasto. La protección de la PI es una inversión, no un gasto, y las lecciones que ofrece esta empresa manufacturera de México son válidas en todo el mundo, especialmente para las PYME.

¿Ha tenido experiencias similares con la propiedad intelectual de su empresa?