Jonathan Bench (Harris Bricken) und Austen Zuege(Westman Champlin & Koehler) werden in einem von Strafford veranstalteten CLE-Webinar "Patent Assignments and Priority in an International Context" vorstellen: U.S., Europa und Asien" in einem von Strafford veranstalteten CLE-Webinar am 9. März 2023.
Dieses CLE-Webinar bietet Patentanwälten und Technologieunternehmern einen Leitfaden zu Patentübertragungen und Prioritäten im internationalen Kontext sowie zu den wichtigsten transaktionsbezogenen Aspekten, die im Rahmen der Verhandlungen auftreten können. Das Gremium wird sich mit den wichtigsten Überlegungen befassen, einschließlich des Umfangs der Abtretung, Fragen der Unterzeichnung, Korrekturen, Due-Diligence-Prüfungen, Zusicherungen und Garantien, Rechtsprechung und Rechtswahl. Das Gremium wird auch den Umgang mit Nichtabtretungen nach lokalem/ausländischem Recht und Abtretungsfragen in den USA, Europa und Asien erörtern, die sich während der Verhandlungen ergeben oder nach dem Abschluss behandelt werden können.
International ausgerichtete Unternehmen erkennen zunehmend die Notwendigkeit, ihr geistiges Eigentum weltweit zu schützen, und zwar von der Entwicklung bis zur Vermarktung und zum Verkauf. In den USA erteilte Patente sind nur in den USA durchsetzbar. Daher streben viele Unternehmen Patentschutz in mehreren Ländern an, um den Wert ihres Portfolios zu erhalten. Unternehmen müssen sorgfältig abwägen, wann und wo sie Schutz suchen, wo Produkte und Komponenten hergestellt werden, wo sie verkauft werden, wo es Konkurrenten gibt und ob die gewünschten Rechte in den potenziellen Gerichtsbarkeiten verfügbar sind. Eine der Herausforderungen für Patentanwälte besteht darin, das Prioritätsdatum ihrer ursprünglichen Anmeldung zu verteidigen, wenn Schutz in mehreren Rechtsordnungen beantragt wird.
Die Unternehmen stehen vor dieser Herausforderung, weil Patentübertragungen weltweit rechtlich unterschiedlich gehandhabt werden. Patentübertragungen spielen beim Patentschutz eine wichtige Rolle, da die meisten Erfindungen von Arbeitnehmern gemacht und an Arbeitgeber übertragen werden. Die Begründung eines gültigen Rechtstitels durch eine Übertragung ist in der Regel eine Grundvoraussetzung, um ein Patent durchsetzen zu können. Abtretungen können auch die Berechtigung begründen, eine neue Patentanmeldung im Namen eines Nicht-Erfinders einzureichen.
Einige Bedingungen für die Abtretung von US-Patenten unterliegen der Bundesgerichtsbarkeit, die meisten jedoch dem Recht eines Bundesstaates oder eines anderen Landes. Dies wirft viele Fragen auf, wenn die Parteien, die die Abtretungen unterzeichnen, in verschiedenen Rechtsordnungen ansässig sind, z. B. welche Unterschriften ausreichen, ob der Abtretungsempfänger die Abtretung ebenfalls unterzeichnen muss, wie Korrekturen an einer zuvor ausgeführten Abtretung vorgenommen werden können, wie mit Abtretungen ohne Abtretung nach lokalem/ausländischem Recht umzugehen ist, usw. Es können sich auch Fragen zur rechtlichen Behandlung und zur Rechtswahl bei einer einzigen Abtretung stellen, die Patente in mehreren Rechtsordnungen umfasst, sowie bei der Abtretung einer internationalen (PCT) oder regionalen Patentanmeldung.
All diese Überlegungen wirken sich auf die Sicherheit und damit auf den Marktwert des Patentportfolios eines Unternehmens aus, wenn es sich an internationalen Transaktionen beteiligt. Unabhängig davon, ob das Unternehmen eine normale M&A-Transaktion durchführt oder eine Risikokapital- oder Private-Equity-Transaktion prüft, werden im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung alle potenziellen Schwachstellen im Patentportfolio aufgedeckt. Von den Eigentümern, Geschäftsführern und leitenden Angestellten des Unternehmens werden Zusicherungen, Garantien und Offenlegungen verlangt, um etwaige Mängel, die den Wert des Patentportfolios und der größeren Transaktion schmälern würden, zu erklären und zu berücksichtigen.
Hören Sie, wie unser kompetentes Gremium von Patentanwälten Patentübertragungen und Prioritäten im internationalen Kontext untersucht, insbesondere Fragen in den USA, Europa und Asien.
