Ein Gespräch mit einem Kunden in dieser Woche erinnerte mich daran, dass es viele verschiedene Arten von geistigem Eigentum (IP) gibt und dass viele Unternehmen sorgfältig darauf achten sollten, den Schutz der Rechte an geistigem Eigentum (IPR) in alle ihre Interaktionen mit Kunden und insbesondere mit potenziellen Kunden zu integrieren.
Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen, das in seinem Bereich einen guten Ruf genießt, wird von einem potenziellen Käufer aus einem anderen Land kontaktiert. Der potenzielle Käufer fragt, ob das Unternehmen einen speziellen Artikel herstellen kann, der von Grund auf neu entworfen werden muss. Das Unternehmen sagt: "Natürlich können wir das!" und beginnt mit dem Entwurf eines Prototyps nach seinen Vorgaben.
Schließlich schreibt der Hersteller den Kaufinteressenten an und fragt ihn nach den nächsten Schritten, erhält aber nur eine indirekte Antwort. Mit der Begründung, er wolle sich ein Bild von den Produktionsmöglichkeiten des Unternehmens machen, bittet der Kaufinteressent um die Zusendung eines Prototyps (oder eines ähnlichen Produkts) an "einen Freund des Vertreters [des Kaufinteressenten]". Er bittet auch um Prototypen mit anderen Spezifikationen als denen, an denen das Unternehmen bereits arbeitet.
An diesem Punkt dachte der Hersteller, dass er möglicherweise Rechtsberatung benötigte und wandte sich an uns. Das Unternehmen arbeitete nun an mehreren endgültigen Entwürfen für den potenziellen Kunden, dem es zwar ein Angebot, aber noch keinen unterzeichneten Vertrag vorgelegt hatte. Der Hersteller bat uns um Rat zum Schutz seiner Entwürfe und zu den nächsten Schritten mit dem potenziellen Kunden.
Unsere Analyse des Verhaltens des Kaufinteressenten ergab drei mögliche Szenarien:
- Der Kaufinteressent hatte vor, bei dem Hersteller zu kaufen, war aber mit dem Kaufprozess nicht vertraut.
- Der Kaufinteressent war nur ein Schaufensterbummel und plante, die Produkte/Systeme selbst zu bauen.
- Der Verkaufsinteressent plante, den Prototyp an einen billigeren Drittanbieter zur Massenproduktion weiterzugeben und dabei das entwendete geistige Eigentum des Herstellers zu nutzen.
Im Allgemeinen stehen den Herstellern in Mexiko (und auch in den meisten anderen Ländern der Welt) die folgenden Mechanismen zum Schutz des geistigen Eigentums zur Verfügung:
Patente
Nach mexikanischem Recht könnten die Prototypen des Herstellers auf den ersten Blick patentierbar sein und einen Schutz von 20 Jahren ab dem Datum der Anmeldung beim mexikanischen Patent- und Markenamt (IMPI) bieten. Leider dauert es, wie die mexikanische Regierung hier anmerkt, 3 bis 5 Jahre, bis ein Patent eingetragen wird, ein Zeitrahmen, der hier einfach nicht praktikabel war.
-
- Gebrauchsmuster Patente
- Gebrauchsmuster Patente
Als Gebrauchsmuster können alle Gegenstände, Geräte, Vorrichtungen oder Werkzeuge eingetragen werden, die aufgrund einer Änderung ihrer Anordnung, ihres Aufbaus oder ihrer Form eine andere Funktion als ihre Bestandteile haben, die neu sind, nützliche Vorteile bieten und gewerblich genutzt werden können. Die Eintragung eines Gebrauchsmusters in Mexiko bietet einen Schutz von 10 Jahren und gibt dem Inhaber das Recht, andere daran zu hindern, das geschützte Modell ohne Genehmigung herzustellen, zu benutzen oder zu vermarkten. Dieses Verfahren dauert mindestens 18 Monate, ein Zeitrahmen, der in diesem Fall nicht praktikabel ist.
-
- Patente für gewerbliche Muster und Modelle
- Patente für gewerbliche Muster und Modelle
Ein zusätzlicher Schutz besteht in der Eintragung der Prototypen beim IMPI als gewerbliche Muster und Modelle. Das mexikanische Recht sieht zwei Arten des Schutzes vor: für gewerbliche Zeichnungen (jede Kombination von Formen, Linien oder Farben, die in ein gewerbliches Erzeugnis oder Handwerk zu Zierzwecken eingearbeitet werden und diesen Erzeugnissen ein unterscheidungskräftiges Aussehen verleihen) und für gewerbliche Modelle (die dreidimensionale Version der erstgenannten). Das Problem in diesem Fall war, dass der Schutz für gewerbliche Muster und Modelle nur Formen, Linien oder Farben umfasst, die einem gewerblichen Erzeugnis oder Handwerksgegenstand Unterscheidungskraft verleihen. Er erstreckt sich nicht auf technische oder leistungsbezogene Elemente und auch nicht auf Elemente, deren genaue Nachbildung für den Einbau in ein anderes Erzeugnis als wesentliches Teil erforderlich ist. Da es sich um maßgefertigte Prototypen handelt, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Entwürfe des Herstellers nicht als mexikanisches Geschmacksmuster eingetragen werden können; außerdem dauert die Eintragung mindestens ein Jahr, so dass sie auch in diesem Fall nicht möglich ist.
NNN-Vereinbarungen
Die obige Analyse ließ dem Hersteller nur eine einzige Möglichkeit: eine Vereinbarung über die Nichtweitergabe, Nichtnutzung und Nichtumgehung (NNN) der Prototypen. Was eine NNN ist und wie sie funktioniert, wird in diesem Beitrag ausführlich erklärt. In diesem Fall sollte die NNN-Vereinbarung auch vorsehen, dass der potenzielle Käufer die Prototypen erwirbt und eine eventuelle Massenproduktion nur beim Hersteller in Auftrag gibt, der sich seinerseits verpflichtet, keine Produkte für Dritte herzustellen, die diese Prototypen verwenden. Da es sich um eine "take-it-or-leave-it"-Vereinbarung handelt, für die keine Gebühren an das IMPI gezahlt werden müssen, wäre diese NNN einfacher (und billiger!) zu formulieren und umzusetzen als jede andere verfügbare Maßnahme zum Schutz von Rechten des geistigen Eigentums - was sehr wichtig ist, wenn die Zeit für den Abschluss eines Vertrags von entscheidender Bedeutung ist. Da sie auch Schutz für die maßgeschneiderten Prototypen bieten würde, war dies eindeutig die beste Option.
Der Hersteller äußerte die Befürchtung, den potenziellen Kunden zu verärgern, wenn er ihn zur Unterzeichnung einer NNN-Vereinbarung aufforderte, und beschloss stattdessen, seine Entwürfe zu schützen, indem er "wesentliche" Informationen aus den Prototypen wegließ und die für die Massenproduktion erforderlichen Werkzeuge nicht preisgab.
Die Erfahrung dieses Herstellers sollte als Erinnerung daran dienen, dass der Schutz des geistigen Eigentums nicht nur für Fertigprodukte, sondern auch für Produktdesigner und Hersteller gilt. Der ganze Ärger und die Ungewissheit mit dem potenziellen Kunden hätten vermieden werden können, wenn der Hersteller seinen potenziellen Kunden gleich zu Beginn der Geschäftsbeziehung gebeten hätte, eine englischspanische NNN-Vereinbarung zu unterzeichnen.
Viele mexikanische Hersteller - insbesondere KMU - sind in Bezug auf internationale Transaktionen und den Schutz von geistigem Eigentum nicht so versiert, wie sie sein sollten. Ich werde auch daran erinnert, wie wenig die Idee des Schutzes von geistigem Eigentum in der Psyche des typischen KMU-Unternehmers verankert ist, obwohl der Diebstahl von geistigem Eigentum Unternehmen dieser Größe lähmen kann. Siehe It's Perfectly Legal for Your Chinese Manufacturer to Copy Your Products, wo einer unserer internationalen Anwälte für geistiges Eigentum darüber spricht, dass für kleine Unternehmen, die Opfer von IP-Diebstahl werden, oft "das Licht ausgeht".
Sie sollten über eine Strategie zum Schutz des geistigen Eigentums verfügen, bevor Sie Informationen kostenlos weitergeben. Der Schutz des geistigen Eigentums ist eine Investition, keine Ausgabe. Der Schutz des geistigen Eigentums ist eine Investition, keine Ausgabe, und die Lektionen, die dieses mexikanische Produktionsunternehmen anbietet, gelten überall auf der Welt, insbesondere für KMU.
Haben Sie ähnliche Erfahrungen mit dem geistigen Eigentum Ihres Unternehmens gemacht?